Table Of Content–новости
Конференция в тПП рФ. 4 – 5 октября в ТПП РФ состоялась между-
народная конференция «Защита интеллектуальной собственности:
российский и зарубежный опыт».
Конференция роспатента. 10 – 11 октября Роспатент провел XVi
научно-практическую конференцию «Совершенствование законода-
тельства и правоприменительной практики в области правовой охраны,
защиты и использования результатов интеллектуальной деятельности»
(подробности в следующем номере).
Боремся с контрафактом. В Красноярском крае выявлено 22 факта
незаконного использования олимпийской символики, на нарушителей
наложены серьезные административные штрафы («Пресс-лайн»).
развивается российско-китайское сотрудничество. В рамках под-
комиссии по таможенному сотрудничеству утвержден рабочий план
китайско-российской рабочей группы по защите прав интеллектуальной
собственности на 2012–2013 гг. (пресс-служба ФТС РФ).
Япония борется против нарушения авторских прав. Япония ужесто-
чила наказание за нарушение авторских прав в Интернете. Пользова-
телей, незаконно скачивающих контент, ждет тюремное заключение
сроком до двух лет или штраф до 2 млн иен, а пиратам грозит до 10 лет
тюрьмы и 10 млн иен штрафа («Комсомольская правда»).
ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ
иНтЕЛЛЕКтуАЛьНыЕ ПрАВА
В номере:
№ 10/2012
Ежемесячный научнопрактический журнал СРОЧНО В НОМЕР СОТРУДНИЧЕСТВО
Издается с 1966 г.
Предполагаемые изменения Исследование возможности
Журнал включен в Перечень ВАК
ведущих рецензируемых научных российского международного взаимопризнания патентов стран
журналов и изданий, в которых частного права, касающиеся постсоветского пространства.
должны быть опубликованы интеллектуальных прав. Е.В.Скиданова ............................31
основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой Э.П.Гаврилов .................................2
степени доктора и кандидата наук ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(редакция – июнь 2011 г.) Компенсация вместо возме щения
Современные инструменты
убытков как способ защиты
Главный редактор – патентного поиска.
исключительных прав.
Кузнецова Нина Петровна, Т.Б.Прибыткова ..........................53
член Союза жур налистов РФ К.М.Гаврилов ................................8
Редколлегия:
ЗА РУБЕЖОМ
Э.П.Гаврилов – проф. Национального ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКА
исследовательского университета Высшая Республика Беларусь:
школа экономики, докт. юрид. наук Интеграция интеллектуальной административная процедура
С.А.Горленко – главный научный сотрудник собственности в национальную
ФГУ «Федеральный институт промышленной инновационную систему защиты прав владельца товарного
собственности», канд. юрид. наук знака.
России. Часть i.
А.Н.Григорьев – президент Евразийского В.В.Шипица .................................59
патентного ведомства, канд. юрид. наук В.И.Мухопад ................................15
В.О.Калятин – руководитель направления
интеллектуальной собственности ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПРИЛОЖЕНИЕ
ГК «Роснанотех», канд. юрид. наук СОБСТВЕННОСТИ Памятка по уплате пошлин
Е.С.Киневская – ответственный секретарь за поддержание в силе патента
А.Д.Корчагин – начальник Центра О различительной способности
на изобретение, полезную
инновационного развития филиала ОАО товарного знака.
«Российские железные дороги», канд. экон. наук модель, промышленный образец,
В.А.Щербинина ...........................24
Л.М.Матевосов – заведующий отделом за продление срока действия
защиты интеллектуальной собственности Книжная полка «ПЛ»: исключительного права
ОАО «ЦНИИТмаш», патентный поверенный,
канд. техн. наук Ценный комментарий и удостоверяющего это право
В.А.Мордвинов – член правления к законодательству патента, за восстановление
Ассоциации патентоведов Санкт-Петербурга о товарных знаках .......................26 действия патента .........................65
Е.А.Павлова – заместитель начальника
отдела проблем применения и Зарегистрированы патентные
совершенствования Гражданского кодекса РФ
Исследовательского центра частного права, поверенные Российской
канд. юрид. наук Федерации....................................71
А.П.Сергеев – заведующий кафедрой
гражданского права Санкт-Петербург ского ГУ
экономики и финансов, проф., докт. юрид. наук
Подписано в печать 2.10.2012
Тираж 4000 экз. Заказ №
Дизайн обложки – Ю.В.Дробышев
Верстка – Е.В.Савина
Печать Printleto Перепечатка только с разрешения редакции
115154, Москва, ул. Дубининская, д. 53, корп. 5 © «Патенты и лицензии», 2012
www.patents-and-licences.webzone.ru
СРОЧНО В НОМЕР
ПрЕдПоЛАгАЕмЫЕ
ИЗмЕНЕНИя россИйского
МНЕНИЕ
мЕждуНАродНого чАсТНого СПЕЦИАЛИСТА
ПрАвА, кАсАющИЕся
ИНТЕЛЛЕкТуАЛьНЫх ПрАв
Э.П.Гаврилов, докт. юрид. наук, проф. кафедры гражданского права На-
ционального исследовательского университета Высшая школа экономики
(Москва, [email protected]), анализирует предлагаемые изменения, касающиеся
регулирования интеллектуальных прав в международном частном праве.
Ключевые слова: международное частное право, интеллектуальные права, правило «lex loci
protectionis» для интеллектуальных прав.
ProPosed amendments of the russian international Private law concerning
intellectual rights
E.P.Gavrilov – doctor of legal sciences, professor of civil law department of National research university
Higher school of economics (Moscow, [email protected]), analyses proposed amendments concerning regulation of
intellectual rights in international private law.
Key words: international private law, intellectual rights, lex loci protectionis rule for intellectual rights.
П
роект внесения изменений в ГК певцом иностранной песни, издание в
РФ, находящийся на рассмотре- России иностранного литературного про-
нии в Государственной Думе Российской изведения, ввоз на территорию России
Федерации со 2 апреля 2012 г. и прошед- изобретения, запатентованного в Рос-
ший первое чтение 27 апреля 2012 г., сии, продажа за рубеж зарегистрирован-
предусматривает внесение в раздел vi ного товарного знака и т.п. Такие граж-
ГК РФ «Международное частное право» данские правоотношения, осложненные
целого ряда изменений, касающихся ин- иностранным элементом, регулируются
теллектуальных прав. либо международными договорами, либо
Международное частное право опре- Гражданским кодексом и другими зако-
деляет, какое право подлежит примене- нами, либо обычаями, признаваемыми в
нию к гражданско-правовым отношени- Российской Федерации (ст. 1186 ГК РФ).
ям с участием иностранных граждан или Проект изменений в ГК РФ не изменя-
юридических лиц либо к гражданско- ет и не может изменять регулирования
правовым отношениям, осложненным таких гражданских отношений, которое
иным иностранным элементом, в том осуществляется международными дого-
числе к случаям, когда объект граждан- ворами РФ, на что указывает п. 3 ст. 1186
ских прав находится за границей. Кратко ГК РФ. Его суть состоит в том, что если в
такие гражданские правоотношения име- международном договоре РФ содержатся
нуются «отношения, осложненные ино- материально-правовые нормы, которыми
странным элементом». полностью регулируется какой-либо во-
Типичные примеры таких отношений прос, то ни нормы ГК РФ, ни нормы иного
– использование на территории России российского закона не могут предлагать
2
ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА № 10 октябрь 2012
www.patents-and-licences.webzone.ru
СРОЧНО В НОМЕР
его иное регулирование. Вместе с тем не- мина предлагаются автором настоящей
обходимо учитывать, что ГК РФ и иные статьи). Общие коллизионные нормы
российские законы могут конкретизиро- регулируют различные гражданско-пра-
вать или разъяснять нормы, содержа- вовые отношения, в том числе и интел-
щиеся в международных договорах РФ. лектуальные права. Так, ст. 1210 ГК РФ
Кроме того, для удобства пользования, предусматривает, что стороны договора
ГК РФ или другие российские законы могут по соглашению между собой вы-
могут повторять нормы, содержащиеся брать право, которое подлежит приме-
в международных договорах РФ. Напри- нению к их правам и обязанностям. На-
мер, ст. 1382 ГК РФ о конвенционном при- пример, при поставке товаров из России
оритете по сути повторяет ст. 4 Париж- в Германию стороны могут договориться
ской конвенции по охране промышленной о том, что к этому договору должно при-
собственности. Разумеется, при наличии меняться право любой страны: России,
таких повторов в случае спора опреде- Германии, Швеции и др. Очевидно, что эта
ляющее значение имеют не российские общая коллизионная норма распростра-
нормы, а соответствующие нормы между- няется и на лицензионные договоры (ст.
народного договора РФ (ст. 7 ГК РФ). 1235 ГК РФ), то есть относится и к интел-
В настоящее время Россия являет- лектуальным правам.
ся участницей примерно 50 междуна- Но существуют и специальные кол-
родных договоров по интеллектуальным лизионные нормы, относящиеся только
правам. К их числу относятся Парижская к интеллектуальным правам. В ныне дей-
конвенция по охране промышленной ствующем ГК РФ эти специальные нормы,
собственности, Бернская конвенция об относящиеся к интеллектуальным правам
охране литературных и художественных в международном частном праве, разбро-
произведений, Протокол к Мадридско- саны по многим статьям раздела vii ГК
му соглашению о международной реги- РФ1. Лишь одна такая норма включена в
страции знаков, Евразийская патентная раздел vi ГК РФ «Международное част-
конвенция, Римская конвенция по охране ное право». Кстати, ее предлагается из-
интересов исполнителей, производите- менить, о чем мы скажем далее.
лей фонограмм и органов вещания, Дого- Проект изменений в ГК РФ предлагает
вор ВОИС по авторскому праву, Договор включить в раздел vi ГК РФ несколько
ВОИС по исполнениям и фонограммам. основных норм, относящихся к интеллек-
Именно эти семь международных дого- туальным правам, что представляется
воров наиболее важны. принципиально правильным, посколь-
Но правовое регулирование интеллек- ку они интегрируют интеллектуальные
туальных прав в международном частном права в общую структуру ГК РФ. В их
праве, кроме этих международных дого- числе следует прежде всего назвать ст.
воров, осуществляется также нормами 1207-2 «Право, подлежащее применению
ГК РФ, которые в основном представляют к исключительным правам на интеллекту-
собой коллизионные нормы. Эти нормы альную собственность», которая состоит
указывают, право какой страны должно из двух пунктов:
применяться к тому или иному граждан- «1. Если иное не предусмотрено зако-
скому правоотношению, осложненному ном, исключительные права на резуль-
иностранным элементом. таты интеллектуальной деятельно-
Содержащиеся в ГК РФ коллизион- сти и средства индивидуализации юри-
ные нормы, затрагивающие интеллек-
1 См.: Гаврилов Э.П. Решение вопросов между-
туальные права, можно подразделить
народного частного права в части четвертой ГК
на общие и специальные (оба эти тер- РФ//Хозяйство и право. 2008. № 3. С. 3.
3
ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА № 10 октябрь 2012
www.patents-and-licences.webzone.ru
СРОЧНО В НОМЕР
дических лиц, товаров, работ, услуг и оно противоречит п. 1 ст. 1207-2 ГК РФ.
предприятий определяются по праву Какой смысл имеет словосочетание
страны, в отношении которой испра- «испрашивать охрану соответствую-
шивается охрана соответствующего щего исключительного права»? Оно
исключительного права. применимо к разным случаям. Прежде
2. Правом, подлежащим применению всего, охрана испрашивается при подаче
к исключительным правам, определя- заявки, например, на получение патента
ются, в частности: на изобретение, на регистрацию товарно-
1) охраняемые результаты интел- го знака. Далее, охрана испрашивается
лектуальной деятельности и средства при получении патента, свидетельства,
индивидуализации; проставлении знака охраны авторско-
2) виды исключительных прав; го права, регистрации топологии инте-
3) содержание исключительных прав; гральной микросхемы. Наконец, охрана
4) ограничения исключительных испрашивается при подаче иска в суд
прав; по поводу нарушения исключительного
5) действие исключительных прав; права, поскольку признание факта та-
6) осуществление исключительных кого нарушения будет означать призна-
прав, в том числе допустимые способы ние существования этого права. Одним
распоряжения исключительными пра- словом, страна, в отношении которой ис-
вами; прашивается охрана соответствующего
7) внедоговорные способы защиты исключительного права, – это страна, в
исключительных прав». которой исключительное право признает-
По сути эта новая предлагаемая ста- ся, действует либо должно признаваться,
тья должна служить тем же целям, что и действовать.
ныне действующая ст. 1231 ГК РФ. Однако Норма, гласящая, что «исключи-
данная новая статья более совершенна, тельное право определяется по праву
да и помещена в надлежащем месте – страны, в отношении которой испра-
в разделе vi «Международное частное шивается охрана соответствующего
право». исключительного права», представля-
Общее правило, содержащееся в п. 1 ет собой типичную коллизионную норму.
ст. 1207-2, состоит в том, что исключи- Поскольку коллизионные нормы широко
тельное право определяется по праву той используются в международных отноше-
«страны, в отношении которой испра- ниях, они традиционно формулируются
шивается охрана». Это словосочетание на латинском языке. Данная коллизион-
означает, что если охрана испрашивает- ная норма по латыни называется «lex loci
ся в России, то применяется российское protectionis» (лекс лóци протекциóнис) –
право, если же охрана испрашивается «право места охраны», «право того
для Белоруссии, то применяется бело- места, где что-то охраняется».
русское право. При этом не имеет зна- Данная коллизионная норма, прежде
чения, какое лицо испрашивает охрану: всего, применяется в России: желаешь
это лицо не может ссылаться на свое охранять исключительное право на ее
национальное право. Например, если территории – подчиняйся российскому
гражданин или юридическое лицо США, праву. Но эта норма может действовать
испрашивающее охрану в России, заявит: и за рубежом: если российский гражданин
«А у нас в США эти вопросы решаются или российская организация отстаивают
иначе, ко мне надо относиться по зако- свое исключительное право в Белорус-
нодательству США», – то это заявление сии, они не могут ссылаться на нормы
не будет принято во внимание, поскольку российского права.
4
ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА № 10 октябрь 2012
www.patents-and-licences.webzone.ru
СРОЧНО В НОМЕР
П. 2 ст. 1207-2 раскрывает содержа- (например, работодатель в отношении
ние коллизионной нормы, содержащейся служебного изобретения). Владелец ис-
в п. 1. Когда иностранный гражданин или ключительного права определяется на
иностранная организация испрашивает основе права страны, в которой был соз-
охрану исключительного права в России, дан получающий правовую охрану объект
то (как поясняет п. 2 ст. 1207-2) на какой (даже если в этой стране он не пользует-
именно вид объекта может возникнуть ся исключительным правом).
(или уже возникло) это право, определя- В случае принятия ст. 1207-2 возни-
ется правом России. Содержание этого кает вопрос о целесообразности сохра-
исключительного права, его ограничения нения в четвертой части ГК РФ ст. 1231 и
(то есть случаи свободного бесплатного многих других статей, регулирующих во-
или свободного платного использования), просы международного частного права.
а также его действие (в частности, пре- Вопрос этот сложный. Предлагаемая ст.
дельные сроки действия) – все это опре- 1207-2 не содержит полных совпадений
деляется исключительно правом России. со статьями четвертой части ГК РФ. Вме-
Наконец, указывается, что право Рос- сте с тем очевидно, что, например, п. 2
сии определяет и «внедоговорные спо- ст. 1231 ГК РФ в значительной степени
собы защиты исключительных прав». дублирует п. 2 ст. 1207-2, причем нормы,
Это указание означает, например, что содержащиеся в п. 2 ст. 1231 ГК РФ, менее
иностранный владелец исключительного совершенны. Аналогичные упреки можно,
авторского права может взыскать с нару- например, высказать по поводу ст. 1256
шителя компенсацию (ст. 1301 ГК РФ). И, (авторское право и международное част-
наоборот, российский обладатель исклю- ное право), ст. 1376 (патентное право и
чительного авторского права может взы- международное частное право), ст. 1479
скать такую компенсацию с нарушителя- (товарный знак и международное част-
иностранца. ное право) и некоторых других. Однако
В проекте говорится о внедоговорных это не означает, что все эти несовершен-
способах защиты. Слово «внедоговор- ные статьи надо отменить: этого нельзя
ный» в данном случае является лишним, делать – ведь можно случайно с водой
так как исключительное право существу- выплеснуть и ребенка!
ет только во внедоговорных отношениях. Вероятно, на нынешнем этапе модер-
В относительных (обязательственных) от- низации ГК РФ у нас опять ощущается не-
ношениях исключительных прав нет. Сле- хватка времени, поэтому работу по окон-
довательно, и нарушено исключительное чательной шлифовке ГК РФ приходится
право может быть только в бездоговор- переносить на следующий этап, когда
ных отношениях. будет подготовлен проект под [предла-
Из п. 2 ст. 1207-2 проекта изменений в гаемым нами] названием «Проект фини-
ГК РФ не следует, однако, что абсолютно шинга ГК РФ» (или «Проект зачистки ГК
все вопросы, касающиеся исключитель- РФ»).
ного права, решаются по праву страны, Кроме ст. 1207-2, проект изменений
где испрашивается охрана, то есть по в ГК РФ содержит еще несколько специ-
принципу «lex loci protectionis». Один из альных коллизионных норм, относящихся
таких вопросов: кто является владель- только к интеллектуальным правам. Все
цем этого права, не определяется пра- эти нормы помещены в ст. 1211 ГК РФ.
вом этой страны. Им может быть либо Эта статья относится к тем договорам,
первоначальный владелец (например, осложненным иностранным элементом, в
создатель результата интеллектуальной отношении которых стороны договора не
деятельности), либо его правопреемник определили, право какой страны должно
5
ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА № 10 октябрь 2012
www.patents-and-licences.webzone.ru
СРОЧНО В НОМЕР
применяться к этому договору. тесно связан, считается:
Еще раз следует отметить, что сто- «… 4) в отношении договора ком-
роны договора могут при его заключе- мерческой концессии – право страны,
нии или в последующем по соглашению на территории которой пользователю
между собой выбрать право, которое разрешается использование комплекта
подлежит применению к их правам и принадлежащих правообладателю ис-
обязанностям по этому договору (ст. 1210 ключительных прав…;
ГК РФ). Применение этой коллизионной 5) в отношении договора об отчуж-
нормы (она именуется «lex voluntatis» дении исключительного права… – право
(лекс волунтáтис) – право, добровольно страны, на территории которой дей-
избранное) следует рекомендовать, по- ствует передаваемое приобретателю
скольку такое соглашение может предот- исключительное право…;
вратить спор или облегчить процесс его 6) в отношении лицензионного до-
рассмотрения. Однако во многих случаях говора – право страны, на территории
стороны не заключают такое соглашение, которой лицензиату разрешается ис-
и тогда для определения права, приме- пользование результата интеллекту-
нимого к договору, приходится прибегать альной деятельности или средства ин-
к другим коллизионным нормам, указан- дивидуализации».
ным в ст. 1211 ГК РФ. Эти нормы довольно Эти новые положения, содержащиеся
сложны. в проекте изменений в ГК РФ, представ-
В п. 1 ст. 1211 указывается, что при ляются логичными и обоснованными, по-
отсутствии соглашения сторон о под- скольку исходят из того, что указанные
лежащем применению праве к договору виды договоров наиболее тесно связаны
применяется право страны, с которой до- с той страной договора, на территории ко-
говор наиболее тесно связан. В связи с торой будет фактически действовать или
тем, что гражданские договоры весьма использоваться исключительное право.
многообразны, такую страну бывает труд- Из этих новых предлагаемых коллизион-
но определить. Однако попытка ответить ных норм делается, однако, исключение.
на этот вопрос с позиции неких общих те- Оно касается случаев, когда исключи-
оретических принципов содержится в п. тельное право или право использования
2, а прямые ответы, касающиеся отдель- охраняемого объекта по договору приме-
ных видов гражданских договоров, при- няется на территории нескольких стран.
ведены в п. 3 ст. 1211 ГК РФ. Эти общие В этих случаях правом, применимым к
принципы очень несовершенны. В соот- договору, является право продавца, то
ветствии с ними в настоящее время, в есть право правообладателя – в договоре
частности, считается, что лицензионный коммерческой концессии, бывшего право-
договор наиболее тесно связан с правом обладателя – в договоре об отчуждении
страны лицензиара, так как якобы именно исключительного права, и лицензиара – в
он осуществляет «решающее исполне- лицензионном договоре.
ние лицензионного договора». Эта норма Завершая рассмотрение изменений,
просто не укладывается в голове, так как которые предполагается внести в раз-
известно, что в лицензионном договоре дел vi ГК РФ «Международное частное
решающее исполнение осуществляет ли- право», относящихся к интеллектуаль-
цензиат, а не лицензиар. ным правам, хочу отметить, что интел-
Но, к счастью, проект изменений в ГК лектуальные права плохо вписываются
РФ отменяет эту норму и предлагает в п. в структуру международного частного
4 ст. 1211 ГК РФ прямо указать, что пра- права. Объясняется это тем, что если в
вом страны, с которой договор наиболее своей основной части гражданское право
6
ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА № 10 октябрь 2012
www.patents-and-licences.webzone.ru
СРОЧНО В НОМЕР
имеет дело с материальными объектами, дарственной регистрации, можно защи-
являющимися «единственными» и пере- щать за рубежом практически только
мещаемыми в пространстве, а потому на основе международных договоров.
там действует принцип «право следует Именно этой цели служат Бернская кон-
за объектом», то в сфере интеллектуаль- венция по охране литературных и ху-
ных прав объект исключительного права дожественных произведений и Римская
нематериален. В пространстве он не пе- конвенция по охране интересов испол-
ремещается и, кроме того, может одно- нителей, производителей фонограмм и
временно воплотиться во множестве ма- органов вещания.
териальных предметов, не являющихся Те интеллектуальные права, кото-
«единственными». рые возникают в результате нацио-
Сами эти материальные предметы нальной государственной регистрации,
не являются объектами интеллектуаль- приходится регистрировать (патенто-
ных прав, к ним не может быть применен вать) в зарубежных странах. Междуна-
принцип «право следует за этими мате- родные договоры в этой сфере не явля-
риальными предметами». Вместо этого ются обязательными, но они имеются
применяется принцип: «Интеллектуаль- (Парижская конвенция по охране про-
ные права действуют только на терри- мышленной собственности и др.) и об-
тории той страны, где они признаны; легчают такую зарубежную регистра-
они – территориально ограничены, за цию (патентование).
пределы государственной границы не И в первом, и во втором случае колли-
переходят». зионные нормы (а они составляют основу
Этот принцип признается практически международного частного права) немно-
всеми странами мира, в том числе и Рос- гочисленны и даже минимальны.
сийской Федерацией2. P.S. Читателям, которые захотят бо-
Территориальная ограниченность лее подробно ознакомиться с вопросами,
действия интеллектуальных прав при- касающимися интеллектуальных прав в
водит к следующим последствиям. сфере международного частного права,
Те интеллектуальные права, кото- я рекомендую учебники «Международ-
рые возникают автоматически, в ре- ное частное право», которые издаются
зультате создания объекта, без госу- и переиздаются постоянно, в частности
учебники М.М.Богуславского и В.А.Ка на-
2 Поскольку все страны мира придерживаются шев ского.
территориально ограниченного принципа охраны
исключительных прав, Россия также исходит из
Список литературы
этого правила. Однако наше законодательство
охраняет личные неимущественные права на
любые результаты интеллектуальной деятельно- 1. Гаврилов Э.П. Решение вопро-
сти, независимо от того, получают ли они исключи- сов международного частного права в
тельные права в России (второй абзац п. 1 ст. 1231
части четвертой ГК РФ//Хозяйство и
ГК РФ). Эта норма применяется и к иностранцам.
Лично я этой нормой восхищаюсь. право. 2008. № 3.
7
ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА № 10 октябрь 2012
www.patents-and-licences.webzone.ru
СРОЧНО В НОМЕР
комПЕНсАЦИя вмЕсТо
воЗмЕщЕНИя убЫТков ОПыТ,
ПРАКТИКА,
кАк сПособ ЗАщИТЫ
ПРОБЛЕМы
ИскЛючИТЕЛьНЫх ПрАв
Автор статьи канд. юрид. наук К.М.Гаврилов ([email protected], Моск-
ва), анализирует некоторые практические вопросы взыскания компенса-
ции за нарушения исключительных прав. Компенсация вместо возмещения
убытков взыскивается при нарушении исключительных прав на авторские
произведения, объекты смежных прав, товарные знаки и наименования мест
происхождения товаров. Проект изменений в ГК РФ распространяет правила
о взыскании такой компенсации на объекты патентного права.
Компенсация взыскивается при наличии вины нарушителя и бывает трех
видов: 1) по усмотрению суда от 10 тыс. руб. до 5 млн руб.; 2) в размере
двойной цены продаваемого контрафактного товара; 3) в размере двойной
стоимости лицензии за использование.
Ключевые слова: компенсация вместо взыскания убытков, компенсация по усмотрению суда,
двойная компенсация, двойная стоимость права использования.
comPensation for infringement instead of comPensation for damages as a mean to
Protect exclusive rights
The author of the article, the candidate of law, K.M.Gavrilov, ([email protected]) analyses some practical
problems of collection of compensation for infringement of exclusive rights. Compensation for infringement instead
of compensation for damages can be collected for infringement of exclusive rights for copyrighted works, objects
of related rights, trade marks and names of places of origin of goods. The draft of modernization of Civie code
spread the rules concerning such a compensation to objects of patent law.
The compensation may be collected when infringer is guilty. There are three types of the compensation: in
the amount from 10000 rubles to five million rubles determined at the discretion of the court; in double amount
of the value of counterfeited goods; 3) in double the amount of value of the right of license for use.
Key words: сompensation for infringement instead of compensation for damages, three types of the
compensation: at the discretion of the court, double the amount of value of goods, double the amount of value
if rights to use.
Д
ействующий Граж- 1311), товарные знаки (ст.
данский кодекс Рос- 1515) и наименования мест
сийской Федерации преду- проис хож дения товаров (ст.
сматривает, что в случаях 1537 ГК РФ). Проект измене-
нарушения ис ключительного ний в ГК РФ предусматрива-
права на некоторые охраня- ет, что та кая компенсация
емые объ екты правообла- мо жет быть взыскана за на-
датель вправе потребовать ру ше ние исключительного
вместо возмещения убыт- права на изобретение, по-
ков выплаты компенсации. лезную мо дель и промыш-
Та кая компен сация может ленный об разец (ст. 1406-1
быть взыскана за наруше- проекта).
ние исключительных прав на Не будем касаться вопро-
произведения (ст. 1301), ис полнения, фо- сов: как и почему появилась в нашем зако-
нограммы, вещательные передачи, боль- нодательстве эта компенсация, освещать
шие базы данных и первопубликации (ст. историю ее развития и пытаться ответить
8
ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА № 10 октябрь 2012
www.patents-and-licences.webzone.ru
СРОЧНО В НОМЕР
на вопрос о ее правовой природе1. Цель Взыскание компенсации
настоящей статьи – ответить на практиче- и убытки
ские вопросы применения норм о взыска-
Компенсация взыскивается «вместо
нии указанной компенсации, в том числе
возмещения убытков» (первая фраза
на те, которые на практике встречались
первого абзаца п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Это
автору настоящей статьи и актуальны для
означает, что, заявляя требование о вы-
практикующих специалистов.
плате ему компенсации, истец отказыва-
ется от взыскания убытков, даже если об
Компенсация взыскивается
этом прямо не говорится в исковом за-
при нарушении исключительного
явлении.
права ответчиком Вопрос: может ли истец отказаться
от заявленного требования о выплате
Компенсация взыскивается только
компенсации и потребовать возмещения
в случае, если ответчик (нарушитель)
убытков, решается в соответствии с про-
вторгся в пределы исключительного
цессуальным законодательством (ст. 39
права истца (правообладателя). Поэтому
ГПК, ст. 49 АПК РФ).
истец должен доказать, что ответчик со-
Третья фраза первого абзаца п. 3 ст.
вершил действия, нарушающие исключи-
1252 ГК РФ устанавливает, что «право-
тельное право на произведение (ст. 1270),
обладатель, обратившийся за защитой
исполнение (ст. 1317), фонограмму (ст.
права [потребовав компенсации], осво-
1324), вещательную передачу (ст. 1330),
бождается от доказывания размера
базу данных (ст. 1334), первопубликацию
причиненных ему убытков». Это озна-
(ст. 1339), товарный знак (ст. 1484), наиме-
чает, что истец не должен представлять
нование места происхождения товара (ст.
никаких доказательств о наличии у него
1519 ГК РФ). В случае принятия проекта
убытков и о их размере. Более того, сле-
изменений в ГК РФ истец для взыскания
дует считать, что даже если в суде будет
компенсации должен будет доказать, что
установлено полное отсутствие у истца
действия ответчика нарушают исключи-
каких-либо убытков (что представляется
тельное право на изобретение, полезную вполне вероятным), то и в этом случае
модель, промышленный образец (ст. 1358 суд обязан присудить ему искомую ком-
ГК РФ). пенсацию.
Вторая фраза первого абзаца п. 3 ст. Однако возникает вопрос: в каком
1252 ГК РФ устанавливает: «Компенсация размере должна быть тогда определе-
подлежит взысканию при доказанности на судом такая компенсация? Следует
факта правонарушения». Факт правона- считать, что в этом случае суд должен
рушения доказывается истцом. При нару- присудить минимальную компенсацию,
шении договорных обязательств компен- поскольку второй абзац п. 43.3 поста-
сация не может быть взыскана. новления пленумов Верховного суда и
Высшего арбитражного суда Российской
1 См. по указанным вопросам, например: Увар- Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О
кин Г. Компенсация за нарушение исключительных некоторых вопросах, возникших в связи
прав как особая форма гражданско-правовой от- с введением в действие части четвертой
ветственности//Хозяйство и право. 2005. № 11. С.
Гражданского кодекса Российской Феде-
78; Маковский А.Л. Способы защиты интеллектуа-
льных прав и ответственность за их нарушение рации2» (далее – Постановление № 5/29)
(статьи 1250–1254)/В кн.: Комментарий к части чет- предусматривает, что «размер подлежа-
вертой Гражданского кодекса Российской Феде-
щей взысканию компенсации должен
рации. М.: Статут, 2008. С. 371–381; Богданова О.
Взыскание компенсации внедоговорного вреда быть судом обоснован. При определении
как способ защиты авторских прав//ИС. 2011. № 9.
С. 31. 2 Патенты и лицензии. 2009. № 6. С. 27.
9
ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА № 10 октябрь 2012
www.patents-and-licences.webzone.ru
СРОЧНО В НОМЕР
размера компенсации суд, учитывая, в требовать от нарушителя выплаты
частности..., вероятные убытки право- компенсации за каждый случай непра-
обладателя, принимает решение3...». вомерного использования результата
интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации, либо за
Определение судом размера
допущенное правонарушение в целом».
компенсации
Смысл этой нормы не совсем ясен: если
Второй абзац п. 3 ст.1252 ГК РФ ука- компенсация за каждый случай право-
зывает: «Размер компенсации определя- нарушения может составить бόльшую
ется судом в пределах, установленных сумму, чем компенсация за правонаруше-
настоящим Кодексом, в зависимости от ние в целом, то любой более или менее
характера нарушения и иных обстоя- разумный правообладатель, конечно, по-
тельств дела с учетом требования раз- требует компенсацию за каждый случай
умности и справедливости». Это общая, правонарушения. Именно это и имеет
генеральная норма, относящаяся к уста- место на практике.
новлению размера любой компенсации. На окраине города Тмутаракань инди-
Полагаю, что она еще не была предметом видуальный предприниматель Ш. продает
практического анализа. С одной стороны, контрафактные диски по 70 руб. за диск,
в ней говорится, что размер компенсации на котором записано 12 песен. Правооб-
«определяется судом в пределах, уста- ладатель требует по суду компенсацию в
новленных настоящим Кодексом». Но ГК размере 10 тыс. руб. за каждую песню, и
РФ устанавливает пределы только одного суд без колебаний взыскивает компенса-
(первого) вида компенсации. цию в размере 120 тыс. руб. Обжалование
Таким образом, это указание следует судебного решения бессмысленно: оно
отнести только к первому виду компен- признается верным и законным. Прин-
сации, но остальная часть этой нормы цип разумности и справедливости суды
может и должна распространяться на при этом не применяют, хотя это было бы
компенсацию любого вида. Поэтому суд в уместным.
любом случае обязан определять размер Можно, однако, выразить надежду,
компенсации «в зависимости от харак- что положение изменится с принятием
тера нарушения и иных обстоятельств проекта изменений в ГК РФ, который
дела с учетом требования разумности предусматривает, что третий абзац п. 3
и справедливости». ст. 1252 будет исключен из ГК РФ. В этом
Следует считать, что судейское усмо- случае с продавца Ш. по суду была бы
трение (и даже обязанность его приме- взыскана компенсация в размере 10 тыс.
нения) при определении размера ком- руб. Хотя эта сумма также не отвечает
пенсации – коренное отличие взыскания принципу разумности, но все же она на
компенсации от взыскания убытков: при порядок ниже того, что взыскивается в
взыскании убытков судейского усмотре- настоящее время.
ния в принципе не должно быть.
Компенсация и уплата
Правонарушение, за которое может государственной пошлины
быть потребована компенсация при подаче иска
Третий абзац п. 3 ст. 1251 ГК РФ уста- П. 43.1 Постановления № 5/29 разъяс-
навливает: «Правообладатель вправе няет, что требование о выплате компен-
сации носит имущественный характер. В
3 Данное разъяснение касается только ком- этой связи в исковом заявлении должен
пенсации первого вида. быть указан точный размер взыскивае-
10
ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА № 10 октябрь 2012
